상표법 일부개정법률안(대안)

 

 

의 안 번 호

24453

제안연월일 : 2023. 9. . 제 안 자 : 산업통상자원중소벤처기업위원장

 

1. 대안의 제안경위

 

의안명	의안번호	대표발의	발의일	심사경과
상표법 일부개정 법률안	2116859	이철규의원	2022.8.16	-제400회 국회(정기회) 제10차 산업통상자원중소벤처기업위원회(’22.11.21.) 상정 후 제안설명, 검토보고, 대체토론을 거쳐 소위 회부 -제406회 국회(임시회) 제1차 산업통상자원특허소위(’23.5.17.) 상정 -제406회 국회(임시회) 제2차 산업통상자원특허소위(’23.5.24.) 상정, 축조심사 및 의결(대안반영폐기)
	2120764	구자근의원	2023.3.20	-제406회 국회(임시회) 제1차 산업통상자원중소벤처기업위원회(’23.5.11.) 상정 후 제안설명, 검토보고, 대체토론을 거쳐 소위 회부 -제406회 국회(임시회) 제1차 산업통상자원특허소위(’23.5.17.) 상정 -제406회 국회(임시회) 제2차 산업통상자원특허소위(’23.5.24.) 상정, 축조심사 및 의결(대안반영폐기)

 

가. 제406회 국회(임시회) 제2차 산업통상자원특허소위원회(2023. 5. 24.)에서 위 2건의 법률안을 심사한 결과, 각각의 법률안을 본회의에 부의하지 아니하기로 하고, 각 법률안의 내용을 통합ㆍ조정하여 우리 위원회의 대안을 마련하기로 함.

나. 제407회 국회(임시회)폐회중 제2차 산업통상자원중소벤처기업위원회(2023. 7. 5.)에서 산업통상자원특허소위원회가 심사보고한 대로 2건의 법률안은 각각 본회의에 부의하지 아니하는 대신 산업통상자원특허소위원회가 마련한 위원회 대안을 제안하기로 의결함.

 

2. 대안의 제안이유

현행법상 타인의 선등록상표와 동일･유사한 상표는 상표등록을 받을 수 없으나, 타인의 선출원(선등록) 상표와 동일·유사 사유로 상표등록이 거절되는 사례가 많고, 상표등록 거절대상인 동일·유사한 상표가 실제 거래시장에서 공존하고 있으나, 양도방식 등으로 상표등록을 받는 불편이 있음.

또한 국내등록상표의 지정상품이 국제등록상표 지정상품에 모두 포함된 경우에만 국제등록에 의한 국내등록의 대체를 인정하고 있는데, 마드리드 의정서 규칙에서는 지정상품 일부만 포함하는 경우도 국제상표등록출원의 국내등록상표로 대체를 인정하는 내용으로 최근 개정되어 2021년 11월부터 시행하고 있음.

 

한편, 존속기간 갱신신청 후 새로운 존속기간이 시작되기 전에 상표권이 소멸 또는 포기된 경우 이미 낸 상표등록료가 반환되지 못하는 문제가 있음.

이에 출원상표가 타인의 선등록상표와 동일ㆍ유사하여 상표등록의 거절이유가 있다 할지라도, 선등록상표의 상표권자가 출원상표의 상표등록에 동의를 하면 상표등록을 받을 수 있도록 하려는 것임.

또한 국제 규칙 개정에 따라 국제상표등록출원의 부분대체를 인정하는 내용을 반영하고, 납부된 상표등록료의 반환 사유를 확대하려는 것임.

그리고 「특허법」 및 「디자인보호법」 등 타 지식재산권 법률과 달리 「상표법」은 상표권자가 상속인이 없이 사망한 경우의 상표권 소멸에 관한 사항을 규정하고 있지 않아 이에 대한 권리관계를 명확히 하고, 상표의 사용에 의한 식별력 인정 대상을 확대하는 등 현행 제도의 운영상 나타난 일부 미비점을 개선ㆍ보완함으로써 상표 관리의 편의성을 제고하고 권리보호를 강화하고자 함.

 

3. 대안의 주요내용

가. 사용에 의한 식별력 인정 대상에 제33조제1항제7호에 해당하는 상표(‘기타 식별력 없는 상표’)를 포함하도록 함(안 제33조제2항).

나. 상표등록요건 판단시기에 관한 규정 중 해석이 불분명한 부분을 명확하게 함(안 제34조제2항 및 제3항).

다. 선등록상표의 상표권자가 출원상표의 상표등록에 동의를 하면 상표등록을 받을 수 있도록 함(안 제34조제1항제7호 단서 및 제35조제6항 신설).

라. 변경출원의 기초가 된 상표등록출원 등에 조약에 따른 우선권 주장이나 출원 시의 특례 취지 및 그 증명서류의 제출이 있는 경우에는 변경출원에 대해서도 그 주장 및 서류의 제출이 있는 것으로 간주하도록 함(안 제44조제5항부터 제7항까지 신설 등).

마. 심사관의 직권보정이 요지변경에 해당하거나 명백히 잘못되지 않은 사항을 직권보정한 경우에 해당 직권보정은 없었던 것으로 간주하도록 함(안 제59조제5항 신설).

바. 상표등록료 반환 대상에 ‘존속기간 갱신의 효력발생일 전에 상표권이 소멸 또는 포기된 경우’ 등을 추가하려는 것임(안 제79조제1항제8호 및 제9호 신설).

사. 존속기간갱신신청에 관한 기재 사항 등 요건을 상표권과 관련한 사항으로 정비함(안 제84조).

아. 상표권의 상속이 개시된 때 상속인이 없는 경우 해당 상표권은 소멸되도록 함(안 제106조제2항 신설).

자. 선출원(선등록)상표권자의 동의에 의해 등록된 상표가 부정경쟁 목적으로 사용되는 경우 상표등록의 취소사유로 규정하고 취소심판의 제척기간을 규정함(안 제119조제1항제5호의2 신설 및 안 제122조제2항).

 

차. 국제상표등록출원의 대체 요건을 국내등록상표의 지정상품 전부를 포함하고 있을 때만 인정하던 것을 지정상품 일부만을 포함하는 경우에도 인정하는 부분대체를 도입함(제183조제1항제3호 삭제).

카. 국제상표등록출원 및 국제등록기초상표권의 분할을 허용함(안 제187조 및 제200조).

타. 국제상표등록출원에 대한 등록여부결정을 국제사무국을 통하여 출원인에게 통지하도록 함(안 제193조의3 신설 및 제220조).

법률 제 호

 

상표법 일부개정법률안

 

상표법 일부를 다음과 같이 개정한다.

제33조제2항 중 “제6호까지”를 “제7호까지”로 한다.

제34조제1항제7호 중 “사용하는 상표”를 “사용하는 상표.”로 하고, 같은 호에 단서를 다음과 같이 신설하며, 같은 조 제2항 각 호 외의 부분 본문 중 “제1항 및 상표등록출원인(이하 “출원인”이라 한다)이 해당 규정의 타인에 해당하는지는”를 “제1항은”으로 하고, 같은 항 각 호 외의 부분 단서 중 “하여”를 “하여 결정하되, 상표등록출원인(이하 “출원인”이라 한다)이 제1항의 타인에 해당하는지는 상표등록여부결정을 할 때를 기준으로 하여”로 하며, 같은 조 제3항 각 호 외의 부분 중 “제3호까지 및 제5호부터”를 “제3호까지, 제5호, 제5호의2 및 제6호부터”로, “그 해당하게 된 날부터 3년이 지난 후에 출원해야만 상표등록을 받을 수 있다”를 “그 청구일부터 다음 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 날 이후 3년이 지나기 전에 출원하면 상표등록을 받을 수 없다”로 한다.

다만, 그 타인으로부터 상표등록에 대한 동의를 받은 경우(동일한 상표로서 그 지정상품과 동일한 상품에 사용하는 상표에 대하여 동의를 받은 경우는 제외한다)에는 상표등록을 받을 수 있다.

제35조에 제6항을 다음과 같이 신설한다.

⑥ 제1항 및 제2항에도 불구하고 먼저 출원한 자 또는 협의·추첨에 의하여 정하여지거나 결정된 출원인으로부터 상표등록에 대한 동의를 받은 경우(동일한 상표로서 그 지정상품과 동일한 상품에 사용하는 상표에 대하여 동의를 받은 경우는 제외한다)에는 나중에 출원한 자 또는 협의·추첨에 의하여 정하여지거나 결정된 출원인이 아닌 출원인도 상표를 등록받을 수 있다.

제44조제3항 단서를 다음과 같이 하고, 같은 조 제5항을 제8항으로 하며, 같은 조에 제5항부터 제7항까지를 각각 다음과 같이 신설한다.

다만, 제46조제3항·제4항 또는 제47조제2항을 적용할 때에는 변경출원한 때를 기준으로 한다.

⑤ 변경출원의 기초가 된 출원이 제46조에 따라 우선권을 주장한 출원인 경우에는 제1항 및 제2항에 따라 변경출원을 한 때에 그 변경출원에 우선권 주장을 한 것으로 보며, 변경출원의 기초가 된 출원에 대하여 제46조에 따라 제출된 서류 또는 서면이 있는 경우에는 그 변경출원에 해당 서류 또는 서면이 제출된 것으로 본다.

⑥ 제5항에 따라 제46조에 따른 우선권 주장을 한 것으로 보는 변경출원에 대해서는 변경출원을 한 날부터 30일 이내에 그 우선권 주장의 전부 또는 일부를 취하할 수 있다.

⑦ 제47조에 따른 출원시의 특례에 관하여는 제5항 및 제6항을 준용한다.

제45조제2항 단서를 다음과 같이 한다.

다만, 제46조제3항·제4항 또는 제47조제2항을 적용할 때에는 분할출원한 때를 기준으로 한다.

제59조제1항에 후단을 다음과 같이 신설하고, 같은 조에 제5항을 다음과 같이 신설한다.

이 경우 직권보정은 제40조제2항에 따른 범위에서 하여야 한다.

⑤ 직권보정이 제40조제2항에 따른 범위를 벗어나거나 명백히 잘못되지 아니한 사항을 직권보정한 경우 그 직권보정은 처음부터 없었던 것으로 본다.

제79조제1항에 제8호 및 제9호를 각각 다음과 같이 신설한다.

8. 제84조제2항 본문에 따라 존속기간 만료 전에 존속기간갱신등록신청을 하였으나 존속기간갱신등록의 효력발생일 전에 상표권의 전부 또는 일부가 소멸 또는 포기된 경우: 이미 낸 상표등록료에서 그 소멸 또는 포기된 상표권을 제외하여 산정한 상표등록료를 뺀 금액

9. 제72조제1항 후단에 따라 상표등록료를 분할납부한 경우로서 2회차 상표등록료를 납부하였으나 상표권의 설정등록일 또는 존속기간갱신등록일로부터 5년이 되기 전에 상표권의 전부 또는 일부가 소멸 또는 포기된 경우: 이미 낸 2회차 상표등록료에서 그 소멸 또는 포기된 상표권을 제외하여 산정한 2회차 상표등록료를 뺀 금액

제84조제1항 각 호 외의 부분 중 “자는”을 “상표권자(상표권이 공유인 경우 각 공유자도 상표권자로 본다. 이하 이 조에서 같다)는”으로 하고, 같은 항 제1호를 다음과 같이 하며, 같은 항 제2호를 제3호로 하고, 같은 항에 제2호 및 제4호를 각각 다음과 같이 신설하며, 같은 조 제2항 단서 중 “자는”을 “상표권자는”으로 한다.

1. 상표권자의 성명 및 주소(법인인 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지를 말한다)

2. 대리인이 있는 경우에는 그 대리인의 성명 및 주소나 영업소의 소재지[대리인이 특허법인·특허법인(유한)인 경우에는 그 명칭, 사무소의 소재지 및 지정된 변리사의 성명을 말한다]

4. 지정상품 및 상품류

제106조제2항을 제3항으로 하고, 같은 조에 제2항을 다음과 같이 신설한다.

② 상표권의 상속이 개시된 때 상속인이 없는 경우에는 그 상표권은 소멸된다.

제119조제1항에 제5호의2를 다음과 같이 신설한다.

5의2. 제34조제1항제7호 단서 또는 제35조제6항에 따라 등록된 상표의 권리자 또는 그 상표등록에 대한 동의를 한 자 중 1인이 자기의 등록상표의 지정상품과 동일ㆍ유사한 상품에 부정경쟁을 목적으로 자기의 등록상표를 사용함으로써 수요자에게 상품의 품질을 오인하게 하거나 타인의 업무와 관련된 상품과 혼동을 불러일으키게 한 경우

제122조제2항 중 “제119조제1항제1호·제2호·제5호”를 “제119조제1항제1호ㆍ제2호ㆍ제5호ㆍ제5호의2”로 한다.

제183조제1항제3호를 삭제한다.

제186조 중 “제4항까지”를 “제7항까지”로 한다.

제187조 중 “제45조를”을 “제45조제4항을”로 한다.

제193조의3을 다음과 같이 신설한다.

제193조의3(상표등록여부결정의 방식에 관한 특례) 국제상표등록출원에 대하여 제69조제2항을 적용할 경우 “상표등록여부결정”은 “상표등록여부결정(제54조 각 호 외의 본문 후단에 해당하는 경우에는 제외한다)”으로, “출원인에게”는 “국제사무국을 통하여 출원인에게”로 본다.

제200조를 삭제한다.

제220조제1항 단서 중 “심사관이 제190조에 따라 국제사무국을 통하여 국제상표등록출원인에게 거절이유를 통지하는”을 “다음 각 호의”로 하고, 같은 항에 각 호를 다음과 같이 신설하며, 같은 조 제3항 중 “제2항”을 “제1항제2호에 따라 상표등록여부결정의 등본을 국제사무국에 발송하였거나 제2항”으로 한다.

1. 심사관이 제190조에 따라 국제사무국을 통하여 국제상표등록출원인에게 거절이유를 통지하는 경우

2. 심사관이 제193조의3에 따라 국제사무국을 통하여 국제상표등록출원인에게 상표등록여부결정의 등본을 통지하는 경우

 

 

부 칙

 

제1조(시행일) 이 법은 공포 후 6개월이 경과한 날부터 시행한다.

제2조(상표등록을 받을 수 없는 상표 예외에 관한 적용례) 제34조제1항제7호 단서 및 제35조제6항의 개정규정은 이 법 시행 전에 출원된 상표등록출원, 변경출원, 분할출원 및 지정상품추가등록출원으로서 이 법 시행 이후 상표등록여부결정을 하는 경우에도 적용한다.

제3조(상표등록을 받을 수 없는 상표에 관한 적용례) 제34조제3항의 개정규정은 이 법 시행 전에 출원된 상표등록출원으로서 이 법 시행 이후 상표등록여부결정을 하는 경우에도 적용한다.

제4조(출원의 변경에 관한 적용례) 제44조제5항부터 제7항까지의 개정규정은 이 법 시행 이후 출원한 변경출원부터 적용한다.

제5조(직권보정에 관한 적용례) 제59조제5항의 개정규정은 이 법 시행 이후 출원공고된 상표등록출원 및 지정상품추가등록출원부터 적용한다.

제6조(상표등록료의 반환에 관한 적용례) 제79조제1항제8호 및 제9호의 개정규정은 이 법 시행 이후 상표권의 전부 또는 일부가 소멸 또는 포기된 경우부터 적용한다.

제7조(상표등록여부결정의 방식에 관한 특례 등의 적용례) 제193조의3 및 제220조의 개정규정은 이 법 시행 이후 상표등록여부결정을 하는 국제상표등록출원부터 적용한다.